[判断要点]
1.主题名称显然属于权利要求前序部分的特征，所以通常在确定权利要求的保护范围时，应当考虑权利要求中记载的主题名称。
2.但是，主题名称是对权利要求所包含的全部技术特征构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简称。其更重要的作用是表征所涉及发明的技术领域，以便于检索。
3.在专利授权和确认过程中，确定权利要求保护范围的目的是对专利权利要求是否符合专利授权的条件或效力如何做出判断，以保证真正具有创造性的发明尽可能得到授权和保护。因此，在专利授权确认程序中确定权利要求的保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围的确定的限制作用，应当由本领域技术人员来判断，前序部分记载的主题名称、应用环境等特征是否对权利要求请求保护的技术方案的构成和结构关系有实质性影响，应当是基本的判断原则。
[文本摘要]
北京仁创科技发展有限公司与国家知识产权局专利复审委员会等二审行政判决。
航中2438号
上诉人:北京仁创科技发展有限公司，住所地北京市密云区。
……
被上诉人(原审被告):十堰长江造型材料有限公司，住所地湖北省十堰市。
……
原审被告:国家知识产权局，住所地北京市海淀区。
……
上诉人北京人创科技发展有限公司因与十堰长江造型材料有限公司、原被告国家知识产权局发生行政纠纷，不服北京市知识产权法院京73线初字第2095号行政判决。本院于2019年3月8日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月4日公开开庭审理了本案。人创公司的委托代理人刘锐，原委托代理人李佳波，国家知识产权局的委托代理人隋璐，十堰长江公司的委托代理人孟、到庭参加诉讼。这个案子已经结了。
北京知识产权法院经审理查明:
一、本专利
专利持有人:仁创公司。
发明名称:湿覆膜砂及其制备工艺。
专利号:00108081.4。
申请日期:2000年6月13日。
公告日期:2004年11月17日。
本专利授权公告的权利要求:
二。证据
三。其他事实
......另查五、本专利称说明书背景部分记载“目前覆膜砂可分为干法和湿法、.....现有的湿覆膜砂具有成本低、生产周期短的优点，但流动性差，难以在各部位形成致密的型芯。而且其初型后湿强度低，射砂头拆卸时型芯的尺寸精度无法保证，不能满足大批量、高精度铸造生产的要求。本发明的概要陈述“本发明的目的是克服现有技术的上述缺点，并提供一种湿覆膜砂及其制备方法，以提高湿覆膜砂的湿强度和流动性。"
上述事实已被判定不利，与本专利说明书、证据1-3等不符。被记录为证据。
法院认为:
一、本专利是否具有新颖性。
专利法第二十二条第二款规定:新颖性，是指申请日以前没有相同的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在中国公开使用过或者以其他方式为公众所知，并且没有相同的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请，记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
本案中，首先，仁创公司主张，一审法院基于证据1的例2公开的内容和型砂中记载的内容判定本专利不具备新颖性，违反了分别对比原则。因此，在判断一项发明或者实用新型专利申请是否具有新颖性时，一般应当遵循独立对比的原则，即涉案发明或者实用新型的每项权利要求应当分别与其申请已提前公布或者公告的每项现有技术或者发明或者实用新型的相关技术内容进行对比，而不应当与其申请已提前公布或者公告的几项现有技术或者发明或者实用新型的组合进行对比，或者与一份对比文件中的几个技术方案的组合进行对比。但是，应当注意的是，在新颖性判断过程中，对比文件中公开的技术内容不仅包括对比文件中明确记载的内容，还包括隐含的、能够被所属技术领域的技术人员直接且无疑地确定的技术内容。.......因此，仁创公司的这一诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
其次，…
根据上述分析，本专利权利要求1所限定的原砂、树脂粘结剂、固化剂和有机油脂的特征记载在证据1的实施例2中。因此，判断本专利是否具备新颖性的关键在于，本专利权利要求1所限定的“湿覆膜砂”能否限定本专利权利要求1的保护范围。
参照《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条，明确规定“人民法院确定专利权的保护范围时，记载在前言中的技术特征和独立权利要求的特征，以及从属权利要求的引用和限制具有限制作用”。主题明显属于权利要求前序部分的特征，所以通常在确定权利要求的保护范围时，应当考虑权利要求中记载的主题名称。但是，主题名称是对权利要求所包含的全部技术特征构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单称呼。其更重要的作用是表征所涉及发明的技术领域，以便于检索。并且在专利授权和确认的过程中，确定权利要求保护范围的目的是通过界定权利要求的含义和保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权的条件或其效力如何做出判断，从而保证真正具有创造性的发明尽可能得到授权和保护。因此，在专利授权确认程序中确定权利要求的保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围的确定的限制作用，应当由本领域技术人员来判断，前序部分记载的主题名称、应用环境等特征是否对权利要求请求保护的技术方案的构成和结构关系有实质性影响，应当是基本的判断原则。本案中，根据查明的事实，本专利说明书中明确记载“目前覆膜砂分为干砂和湿砂...现有的湿覆膜砂具有成本低、生产周期短的优点，但流动性差，难以在各部位形成致密的型芯。而且其初型后湿强度低，射砂头拆卸时型芯的尺寸精度无法保证，无法满足大批量、高精度铸造生产的要求。”本发明的目的是克服现有技术的上述缺点，提供一种湿覆膜砂及其制备方法，以提高湿覆膜砂的湿强度和流动性。“根据以上所述，本领域技术人员知道，专利权利要求1中所述的“湿覆膜砂”具有特定的含义，即要求覆膜砂“在室温下是湿的，长期存放后不会自然干燥”。由此可见，本专利权利要求1中定义的“湿覆膜砂”对其请求保护的技术方案的原料、加工工艺和最终产品形式具有实质性影响。因此，在判断本专利权利要求1是否具有新颖性时，应当考虑“湿覆膜砂”这一技术特征。根据我院查明的事实，证据1的实施例2是在公知的干热涂覆法制造壳型用覆膜砂的过程中，在乌洛托品溶液中添加硅油的技术方案。证据1的实施例2获得的覆膜砂不是本专利权利要求1中要求保护的“湿覆膜砂”。也就是说，证据1没有公开本专利权利要求1中定义的“湿覆膜砂”的特征。因此，一审法院认定证据1的例2已经公开了本专利权利要求1的全部技术特征，存在事实和法律适用不当，本院予以纠正。在此基础上，一审法院作出的其他相关认定也有不当之处，本院一并予以纠正。
二。这个专利是否具有创造性。
虽然原审判决并未真正涉及本专利是否具有创造性的相关理由，但考虑到被诉决定在其新颖性的基础上对本专利是否具有创造性进行了详细的评述，且在本案二审期间，各方也对本专利是否具有创造性充分发表了意见。因此，为从实质上解决争议，避免不必要的程序循环，我院将结合十堰长江公司的无效理由，对本专利是否具有创造性进行评议。
专利法第二十二条第三款规定:“创造性，是指发明同现有技术相比，有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型有实质性特点和进步。”所谓实质性特点，是指该发明或者实用新型与现有技术相比，对本领域技术人员来说不是显而易见的；所谓进步，是指该发明或者实用新型与现有技术相比，能够产生有益的技术效果
本案中，十堰长江公司主张本专利的权利要求1相对于证据3结合证据1，或证据3结合证据2，或证据3结合证据1、2不具有创造性。
根据查明的事实，证据3具体公开了“热型覆膜砂的原料包括树脂粘结剂、原砂、硬化剂和其他添加剂。”基于我们对本专利新颖性的分析，本专利权利要求1与证据3的区别在于:a)本专利为湿覆膜砂，证据3为干覆膜砂；b)本专利还包括机油酯，加入量与原砂的重量比为0.01-0.5∶100。
被诉决定认定，证据1公开了一种型砂添加剂，包括两种方案。方案一是在热芯盒用树脂砂的混配过程中加入硅油，使砂具有良好的流动性，提高砂的紧实度；它涉及特别适合于这种方法的湿树脂砂，称为“热芯盒树脂砂”或“热芯盒树脂砂”。方案二是在用热涂法制造壳型用覆膜砂的过程中加入硅油，以提供优越的耐热性，改善铸件表面；“壳型用覆膜砂”是指用热涂法制作的干砂，适用于壳型法，砂粒表面覆盖有树脂膜。证据2涉及用于制造干覆膜砂的冷加工非溶剂工艺的改进，其公开了在干覆膜砂或制备的干覆膜砂的制造工艺中加入润滑剂如邻苯二甲酸二丁酯，以改善覆膜砂的流动性和型砂的强度。可以看出，基于我们对本专利新颖性的分析，证据1和证据2并没有公开本专利权利要求1所定义的“湿覆膜砂”的特征。因此，在证据3的基础上，即使证据1、证据2或者证据1和证据2相结合，也无法获得权利要求1所要求的技术方案，因此权利要求1具有创造性。
鉴于本专利的权利要求2是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具有创造性的基础上，引用权利要求1的从属权利要求2也具有创造性。
综上，仁创公司的上诉请求部分基于事实或法律，其上诉请求本院予以支持。原审判决认定的事实和适用的法律存在错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条第一款第二项、第八十九条第三项之规定，本院判决如下:
1.撤销北京知识产权法院京73初第2095号行政判决；
二。驳回十堰长江造型材料有限公司的诉讼请求..
一审案件受理费一百元，由十堰长江造型材料有限公司负担；二审案件受理费一百元，由十堰长江造型材料有限公司负担..
这是最终判决。
审判长:王东勇
法官:吴京
法官:郭伟
o 2019年12月30日
职员:刘玉。
