商标合规管理系列风险识别清单指南
刘永李珲、钟燕成律师
商标是一个法律概念，是指商品或服务上的标记。它具有使消费者能够识别商品或者服务的来源，并将该标志与在相同或者类似商品或者服务上使用的标志相区别的属性。与人们熟悉的品牌、标志等概念相比，商标是法律保护品牌或标志的基础，是企业品牌价值的核心载体，在维护企业商誉、保护公共利益、促进市场自由竞争等方面发挥着重要作用。可以说，商标是企业的起点，是企业进入市场竞争首先要解决的问题。也是一个企业的归宿，凝聚着企业的智慧和心血。它是企业最重要的无形资产之一，如索尼、IBM、耐克、LV等。，其价值体现在日常运营的方方面面，难以估量。
正因为如此，商标的合规管理对于企业来说尤为重要，而合规管理的第一步就是风险识别。只有在正确识别企业面临的风险的基础上，企业才能选择恰当有效的方法来应对。《2020年中国知识产权保护》白皮书数据显示，新收商标民事案件78157件，占知识产权民事案件的17.6%；新收知识产权行政案件17035件，占比92.2%；新增商标犯罪4788件，占86.4%，其中提起公诉的占94.2%。即本文从民事、行政、刑事三个维度梳理出商标合规管理的主要风险点，以便企业识别经营中的商标合规风险。
第一部分
民事责任风险识别列表
结合各地商标侵权民事纠纷的审判指南和司法案例分析，商标侵权民事纠纷通常包括两类:
1.商标侵权，即未经许可，在同一种或者类似的商品或者服务上使用与注册商标相同或者近似的商标。
这种风险可能是我们最常见的风险类别。权利人通过提起民事诉讼，主张侵权人的商标侵权责任。引用的法律规范主要有:《商标法》第十三条、第五十七条，《商标法实施条例》第七十五条、第七十六条和《商标争议解释》第一条。侵权行为通常包括:
1.未经许可，在同一种商品上使用与其注册商标或者未注册的驰名商标相同的商标；
2.未经许可，在同一种商品上使用与其注册商标或者未注册驰名商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标或者未注册驰名商标相同或者近似的商标，容易造成混淆的；
3.销售侵犯商标权的商品；
4.伪造、制造或者擅自销售他人的注册商标标识；
5.未经商标注册人同意，变更其注册商标，并将变更商标的商品再次投放市场的；
6.故意为侵犯他人商标权提供便利条件，即提供仓储、运输、邮寄、印刷、藏匿、经营场所、网络商品交易平台等。为侵权，而帮助他人实施侵犯商标权的行为；
7.在同一种商品或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标识作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众；
8.在相同或者类似商品上显著使用与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业名称，容易导致相关公众误认的；
9.将与他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易导致相关公众误认；
10.复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或者其主要部分，在不同商品或者类似商品上作为商标使用，误导公众，可能损害驰名商标注册人的利益。
上述情况中考虑的主要因素是相同或相似的商品或服务；商标是相同和相似的。由于商标的本质功能是识别商品或服务的来源，除上述因素外，商标争议是否足以在相关公众中造成混淆和误认也是认定商标权是否侵权的重要标准。这里的混淆和误解一般包括:商品或服务的混淆、来源的混淆、关系的混淆、现实的混淆和混淆的可能性等。
此外，市场管理者和电子商务平台经营者在司法实践中也面临着越来越严格的要求。如果他们的商业活动处理不当，他们还可能承担侵犯商标权的损害赔偿责任。本文主要梳理侵权风险认定清单，此处不再展开。
二。注册商标之间、注册商标与店铺名称、商品名称、商品包装、装潢、域名、APP名称等其他商业标志之间的权利冲突案件。
商业标识之间的权利冲突主要是指不同主体取得的知识产权在商业环境中被消费者混淆或误认的情形，主要包括:注册商标之间、注册商标与企业名称之间、注册商标与电视节目名称之间、注册商标与域名之间、注册商标与APP标识之间等。
第二部分
违反商标管理秩序行政责任风险认定清单
2021年12月13日，国家知识产权局发布《商标侵权判定标准》。共有35个标准，大致可以分为九大类。如有违反，将由商标执法部门进行查处。
一、烟草制品的生产和销售必须使用中国注册商标。
标准第四条规定，卷烟、雪茄烟、有包装烟丝、电子烟等烟草新品必须使用在中国核准注册的商标，否则不得在中国境内生产、销售，违者由当地工商行政管理部门责令改正并处以罚款。这次标准明确，在国外注册的进口烟草制品业必须使用在中国核准注册的商标。
二、违反《商标法》第十条的规定，其使用不得作为商标使用。
《商标法》第十条规定的情形包括:
与国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的。中华人民共和国的，并且与中央国家机关的名称、标志、特定地点的名称或者标志性建筑的名称、图形相同的；同外国的名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；与名称、旗帜、会徽等相同或相似。政府间国际组织的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；与表明实施控制和保证的官方标志和检验标记相同或相似，但经授权的除外；与“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；带有民族歧视；欺骗性，容易使公众对商品质量或产地产生误解；有害于社会主义道德或者有其他不良影响的。县级以上行政区划名称或者公众知晓的外国名称不得作为商标使用。但是，该地名具有其他含义或者是集体商标、证明商标的一部分的除外；使用地名的注册商标继续有效。
该条列举的情况都是绝对禁止条款，比如近年来出现的“特种兵”、“叫鸡”、“叫鸭”、“MLGB”。标准对相关判断方法和具体情况做了进一步说明，明确一旦发现，将逐级上报国家知识产权局，按照程序和法律进行查处。
三。使用“驰名商标”字样。
驰名商标的认定是处理司法或行政案件的手段，不得在商业活动中出现这些字样。
四。许可使用他人注册商标的，未按照规定在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和产品产地的。
作为商标的被许可人，被许可人的企业名称和商品产地必须标注在相应的商品上。违反上述规定的，由工商行政管理部门责令其限期改正；逾期未改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元罚款。
5.未严格按照核准注册的商标标识和商品类别使用注册商标的。
企业在使用注册商标的过程中，对商标标识进行变更，根据变更的大小，可能构成不规范使用注册商标或者假冒注册商标；如果不按核定的商品类别使用商标，就构成假冒注册商标。违者将被有关部门责令限期改正并处以罚款。
不及物动词使用未注册商标作为注册商标。
未注册商标包括未向知识产权局申请注册的，申请注册但被驳回或者尚未核准注册的，被撤销或者宣告无效的，期满未续展的，超出注册商标核定使用的商品或者服务的，改变注册商标显著特征的。
主要包括:在取得商标注册证之前，标注“注册商标”或者与其他注册商标近似的符号；商标被撤销、宣告无效或者其他情形导致注册商标无效的，继续标注“注册商标”；未按照注册商标式样使用商标的；进口商品使用的商标在中国没有注册，但没有声明。
七。未履行集体商标和证明商标管理义务的。
集体商标、证明商标的注册人应当在合理合法的前提下，对集体商标、证明商标的使用进行有效管理或者控制。这个典型案例就是“潼关肉酱”案。
八。商标印刷单位的义务
商标印刷企业不仅要查验客户的商标权证书，还要通过官网查询是否有其他相同的商标，这对商标印刷单位提出了更高的要求。
九。恶意申请商标注册
2021年3月15日，国家知识产权局发布《打击商标恶意注册专项行动方案》，对“顾爱玲”注册事件等商标恶意注册行为进行深度打击。
该标准的发布，要求企业不仅要重视商标权的取得和保护，还要对自身商标的合规使用提出更高的要求，为企业的商标合规管理提供了更加具体的标准。
第三部分
刑事视角下的商标合规风险识别清单
前述白皮书数据显示，侵犯知识产权犯罪比较集中，主要是假冒注册商标罪和销售假冒注册商标商品罪，约占90%。
一.法律条款
[假冒注册商标罪]
《刑法》第二百一十三条规定:未经注册商标所有人许可，在同一种商品和服务上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，有下列情形之一的，属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”， 以假冒注册商标罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金:非法经营额五万元以上或者违法所得三万元以上假冒两个以上注册商标的，非法经营额三万元以上或者违法所得二万元以上； 其他严重情节。有下列情形之一，属于刑法第二百一十三条规定的“特别严重”的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金:非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的；假冒两个以上注册商标，违法经营额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；其他特别严重的情节。
[销售假冒注册商标的商品罪]
《刑法》第二百一十四条规定:销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百一十四条规定的“明知”行为:明知自己销售的商品的注册商标被涂改、变更、覆盖；因销售假冒注册商标商品受到行政处罚或者承担民事责任，且销售假冒注册商标的相同商品的；伪造、变造商标注册人的授权文件或者明知该文件是伪造、变造的；知道或者应当知道假冒注册商标商品的其他情形。
《办理假冒伪劣烟草制品刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第二条规定:销售明知是假冒卷烟注册商标的烟草制品的行为中的“明知”。“知道”是指知道或者应当知道。有下列情形之一的，可以认定为“明知”:1。以明显低于市场价格购买商品；2.以明显低于市场的价格销售；3.发现销售假冒注册卷烟商标的烟草制品后，转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假资料的；4.其他可以认定为明知的情形。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在五万元以上，属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”的，以销售假冒注册商标的商品罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。销售金额在二十五万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”，以销售假冒注册商标的商品罪，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定:单位实施刑法第二百一十三条至第二百一十九条规定的行为， 应当依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和本解释规定的相应个别犯罪的定罪量刑标准定罪处罚。
二、商标犯罪与一般侵权的区别
我国刑法分别规定了三种侵犯注册商标专用权的犯罪。除了前述常见的假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪之外，还有第215条规定的非法制造、销售非法制造的注册商标商品罪。商标犯罪本质上是商标侵权，但与一般侵权相比，主要有三个不同点:
第一，商标犯罪的处罚范围比较小。比如在同一种商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同商标，一般不构成犯罪。
第二，商标犯罪不仅关注定性问题，也关注定量问题。达到一定数额后才能构成犯罪。
再次，商标犯罪在事实认定上对证据有更严格的要求，无论是证据的合法性还是证明标准。比如在工程装饰领域使用带有“德利”商标的胶水，由于国际上对工业胶水和家用胶水产品的分类不一致，很难构成商标犯罪；比如销售白酒时，如果白酒已经饮用，就无法鉴定白酒的真伪。在这种情况下，即使根据经验判断白酒是假的，也只能是有利于嫌疑人的鉴定。
结论:知识产权作为最重要的无形资产之一，在生活实践中有着巨大的内涵和外延，涉及的问题极其复杂。本文从民事、行政、刑事角度对商标侵权或违法情况进行了初步梳理，以识别商标合规风险，相关具体问题有待进一步展开讨论。
